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¿Debo pagar a SAYCE?

He recibido varias llamadas de amigos y clientes a consultar sobre la exigencia de pago a empresas por la utilización de música en locales comerciales,requerimiento realizado por una organización llamada SAYCE. En las siguientes líneas explicaré las principales dudas en relación a este tema desde el ámbito de la propiedad intelectual.

¿Qué es SAYCE?

Es la Sociedad de Autores del Ecuador, una organización privada, sin fines de lucro, a la cual se afilian los autores de obras musicales del país.

Como es difícil que cada artista visite a cada local comercial del mundo para controlar cuantas veces tocan sus canciones y así poder reclamara regalías, se crean las sociedades de gestión colectiva para recaudar estos derechos en nombre de sus asociados, fijando una cuota anual en virtud a la categoría del local, su número de sucursales, su tamaño, entre otras variantes.

¿Porqué se debe pagar a SAYCE?

El tema es sencillo, alguien invirtió tiempo y dinero en crear una obra para que Usted la esté reproduciendo en su local. Imagínese el ceviche mixto de camarón con cangrejo del sábado sin el merengue de fondo en su cevichería favorita. Evidentemente, la música crea un mejor ambiente en cualquier parte. Si Usted utiliza obras musicales de este orden, debe pagar una licencia al autor (por los derechos de autor que le asisten, licencia que es cobrada por SAYCE) y al productor (por los derechos conexos que le confiere la ley, licencia que es cobrada por SOPROFON). Es prudente mencionar que hay una licencia que se debe pagar a los intérpretes, la cual es recaudada en Ecuador también por SOPROFON en base a un convenio suscrito con SARIME, la sociedad de gestión colectiva de artistas e intérpretes.

¿Este es un nuevo impuesto del Presidente Lenin?

Pues no. Las regalías pagadas a sociedades de gestión colectiva no son impuestos, ni tasas ni contribuciones, sino retribuciones a los autores, intérpretes y productores de una obra, las cuales, al ser aprovechada comercialmente por un tercero, les facultan a poder exigir un pago razonable.

Si en mi local reproduzco música de AC/DC o Justin Bieber ¿Porqué debo pagar a SAYCE? 

Esta es una buena pregunta. Como señalamos al inicio, SAYCE es una organización ecuatoriana, sin embargo, acorde a la normativa vigente en el ámbito de la propiedad intelectual, las sociedades de gestión colectiva suscriben convenios con sus pares de todo el mundo, esta es la razón por la que se debe pagar la regalía incluso por obras realizadas en otros países.

¿Hay alguna forma de no pagar estas licencias?

Detallo 4 formas en las cuales Usted no genera la obligación de pagar a SAYCE:

  1. La primera respuesta evidente es que puede evitar pagar la regalía si es que no reproduce ninguna obra musical en su local.

  2. Como segunda opción, podría revisar la lista de artistas que no se encuentren afiliados a una sociedad de gestión colectiva y reproducir las obras de estos, sin perjuicio de la posibilidad de que posteriormente estos autores le planteen un reclamo directamente, pues estarían en todo el derecho de hacerlo.

  3. Reproducir obras cuya reproducción ya no este protegida por la Propiedad Intelectual. Dentro DERECHO PENALde este punto hay varios considerandos, pero por ejemplo al reproducir obras de Mozart o Beethoven, que fallecieron en 1791 y 1827 respectivamente ya no tendría que pagar la regalía al autor. Es importante en este punto constatar de que la producción ya no tenga la protección, pues hay casos de producciones “reeditadas”, sobre las que si hay que pagar regalías.

  4. Una cuarta y más viable opción, es reproducir música producida bajo licencias Creative Commons, es decir, obras cuyos autores y productores renunciaron expresamente a ejercer sus derechos de propiedad intelectual para que cualquier persona las pueda utilizar, por ejemplo ciertas obras que encuentra en SOUNDCLOUD (https://soundcloud.com).

Si yo compré el disco compactó o pagué la membresía premium de Sportify ¿Debo pagar a SAYCE? 

Partamos siempre de que comprar el disco o la membresía premium de Sportify le permite a Usted disfrutar de la obra en su ámbito doméstico, incluso en una fiesta privada. Sin embargo, cuando reproduce esa obra en una discoteca, local comercial o cevicheria para darle un mejor ambiente al lugar, Usted debe pagar una regalía a las sociedades de gestión colectiva.

¿Hay otras sociedades de gestión colectiva?

De hecho si. En Ecuador la Dirección nacional de Derecho de Autor y Derechos Conexos del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual IEPI, ha aprobado las siguientes sociedades:

  1. SAYCE – autores de obras musicales, que es la que analizamos;

  2. SOPROFÓN – productores de obras fonéticas;

  3. EGEDA – productores obras audiovisuales;

  4. SARIME – artistas e intérpretes;

  5. UNIARTE – Autores audiovisuales;

¿SAYCE puede clausurar mi local?  

Al ser una sociedad de naturaleza  privada, SAYCE no tiene ninguna atribución para clausurar locales, sin embargo, si SAYCE presenta una tutela administrativa ante el IEPI y en este proceso, en el cual se tiene el derecho a la legítima defensa, se llega a determinar que Usted violó derechos de propiedad intelectual al no pagar una licencia, las sanciones son: la clausura del local de 3 a 7 días y una multa de entre 1,5 SBU a  140 SBU (SBU año 2018 Ecuador = $386).

Espero que estas sucintas preguntas y respuestas le den una mejor visión de las sociedades de gestión colectiva en Ecuador. Imagine que Usted crea una canción espectacular que le tomó mucho tiempo en crearla y pulirla ¿Cómo se sentiría si mucha gente utiliza su obra para incentivar la visita de nuevos clientes y Usted no recibe un centavo? Como expliqué en líneas anteriores, tiene algunas opciones para evitar el pago a las sociedades de gestión colectiva, sin embargo, en un mundo globalizado de tendencias, el último hit musical tiene un peso mayor que los demás. La decisión es suya.

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Nicolás R. Muñoz

nmunoz@surlegal.com


Advertencia: La presente publicación no es ni podrá ser usada como asesoría u opinión legal, ya que es meramente informativa.

Abogado: quiero “patentar” mi marca.

Imagen obtenida de: http://www.idsegura.com/img/clientes/lista_clientes.png

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Para los que nos dedicamos al área de propiedad intelectual es común escuchar de los clientes su deseo de PATENTAR su marca, ante lo cual, la primera indicación que hacemos como abogados es que las marcas no se patentan, sino que se registran. (Como acotación, las patentes se dan sobre ciertos descubrimientos, como un medicamento, una nueva tecnología táctil, etc)
Aclarado esto, lo que las personas deben conocer sobre el proceso de registro de una marca es lo siguiente:
  1. Determinar la clase internacional: las marcas se registran por clases internacionales, es por eso que podemos tener una marca CORONA para cerveza y la misma marca CORONA para retretes, habiendo 45 clases internacionales distintas, debiendo el abogado asesorar en que clases debe el cliente registrar su marca para obtener una correcta protección (Por ejemplo: el Club Deportivo Cuenca registra sus marcas en varias clases internacionales, entre ellas: la 41 (servicios deportivos, educación y entretenimiento), 25 (ropa), 16 (materiales de imprenta), entre otras)
  2. Analizar distintividad: A continuación se debe determinar la distintividad de la marca, pues no se pueden registrar marcas que sean meramente descriptivas, así, no podemos registrar la marca CAMISETA en la clase 25 de ropa, ni tampoco podríamos registrar la marca VERDURAS en la clase 30 de alimentos.
  3. Búsqueda fonética: El siguiente paso es realizar una búsqueda fonética de la marca, con lo que podemos saber si existe una marca igual o similar previamente registrada, para así poder tomar decisiones acertadas y evitar perder tiempo y dinero (Por ejemplo: si quiero registrar la marca DOS CHORRERAS en la clase 43 de hoteles y restaurantes y veo que existe una marca previamente registrada con esa denominación en esa clase internacional, deberé buscar otra marca)
  4. Solicitar la marca: En caso de que la búsqueda fonética de un panorama positivo, el siguiente paso es solicitar la marca cumpliendo ciertas formalidades legales. Posterior a la solicitud, el Instituto de Propiedad Intelectual realizará un examen de forma analizando que la solicitud este correcta, notificando al solicitante cualquier tema que deba enmendar.
  5. Publicación y plazo para oposiciones de terceros: En caso de que todo este OK, se realizará una publicación del registro de la marca, tiempo a partir del cual se cuentan 30 días hábiles para que terceros puedan oponerse a la solicitud de registro (Por ejemplo: si alguien desea registrar la marca SEXY CAT para la clase internacional 28 de juguetes, el propietario de la marca SEXY CAT podrá oponerse a esta solicitud de registro fundamentándose en la confusión que crearía registrar una marca igual)
  6. Otorgamiento del título de marca: De no haber oposiciones o de haber ganado las que hubiesen, se pasa al análisis de fondo, en el que la autoridad constatará que la marca cumpla con los requisitos de registrabilidad establecidos en la ley e instrumentos internacionales, caso en el que se otorgará el registro y se le entregará al propietario el título de la marca.
Como el lector podrá observar, para ser propietario de una marca no basta con solicitarla, se debe seguir todo un proceso administrativo que en el caso del Ecuador tarda en promedio 1 año, siendo cada vez más importante el hecho de proteger sus marcas, no únicamente registrándolas, sino también contratando el servicio de revisión mensual de oposiciones, para así enterarse si alguna persona trata de registrar una marca igual o similar a la suya para poder oponerse.
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Nicolás R. Muñoz
nmunoz@surlegal.com

Advertencia: La presente publicación no es ni podrá ser usado como asesoría u opinión legal, ya que es meramente informativa.




El uso de la imagen de una persona en el Ecuador

Imagen de: http://anony.ws/i/2013/04/09/RGt1d.jpg

Desde memes que circulan en redes sociales hasta los periódicos de amplia circulación mundial, a lo largo de los tiempos el uso de la imagen de personas que conocemos y desconocemos ha sido un uso recurrente, el cual tiene implicaciones legales y que en el presente artículo trataré de explicar de manera general y sencilla desde la óptica ecuatoriana.

Iniciamos señalando que la Constitución del Ecuador en su artículo 66, numeral 18, reconoce: “El derecho al honor y al buen nombre. La ley protegerá la imagen y la voz de la persona”, el cual que se encuentra enmarcado dentro de los derechos de la personalidad, dando paso a las personas cuya imagen es usada sin autorización a tomar acciones legales según el derecho que se les esté vulnerando.

Desde una óptica más específica hay que considerar lo recogido en el artículo 41 de la Ley de Propiedad Intelectual ecuatoriana que señala:

“El autor de una obra fotográfica o el realizador de una mera fotografía sobre una persona, deberá contar con la autorización de la persona fotografiada, y a su muerte, de sus causahabientes, para ejercer sus derechos de autor o conexos, según el caso. La autorización deberá constar por escrito y referirse específicamente al tipo de utilización autorizada de la imagen. No obstante, la utilización de la imagen será lícita cuando haya sido captada en el curso regular de acontecimientos públicos y responda a fines culturales o informativos, o se realice en asociación con hechos o acontecimientos de interés público.”

A partir de lo señalado, podemos concluir en la autorización que necesita una empresa para usar la imagen de un futbolista en sus campañas publicitarias (La aprobación de Jefferson Montero a KFC, o la aprobación de Enner Valencia a Gatorade), mientras que una imagen de Antonio Valencia haciendo un gol con a Brasil en el estadio Atahualpa en el próximo partido por las eliminatorias, no necesitará autorización para ser publicada en un periódico, ya que es un acontecimiento público con fines informativos.

Así, cuando una empresa utilice la imagen de una persona con fines comerciales sin su autorización, la persona afectada puede plantear una acción civil de daños y perjuicios, ya que en nuestro país no existe una ley específica que regule el tema, como si existe en España o Argentina por ejemplo. En el mismo orden es necesario saber que incluso en los casos que una persona haya dado su consentimiento para el uso de su imagen, esta consentimiento puede revocarlo en cualquier momento resarciendo daños y perjuicios.

La pregunta ahora es: ¿Y que pasa con el uso de una imagen que no es con fines comerciales? Pues se mantiene el concepto de que el uso de la imagen debe tener una autorización expresa siempre y cuando no sea captada en el curso regular de acontecimientos públicos, pudiendo solicitar la eliminación de la imagen, siempre y cuando no estén inmersos elementos relacionados a la honra o la intimidad de la persona, casos en los que se podría iniciar una demanda civil de daño moral o incluso una acción penal acorde a los artículos 178 y 182 del Código Orgánico Integral Penal, casos que se deben analizar desde sus particularidades.

Como conclusión: el uso de la imagen de una persona sin su autorización, no es un juego, es un tema que puede tener serias implicaciones legales castigadas hasta con un par de años en prisión según el bien jurídico protegido.

946191_10209443962761495_3977758748300464447_n-1Nicolás R. Muñoz
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¿Y si no registro mi marca?

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En el competitivo mundo que vivimos hoy en día, mucha gente protege sus marcas y lemas comerciales, pero algunas otras siguen preguntándose ¿Qué pasa si no registro mi marca?
En este sentido, es prudente empezar indicando los derechos que se derivan por SI registrar una marca, derechos que se encuentran recogidos en la Ley de Propiedad Intelectual y en la decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones que en la parte pertinente señala:
El registro de una marca confiere a su titular el derecho de impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento, los siguientes actos:
  1. Aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos;
  2. Suprimir o modificar la marca con fines comerciales, después de que se hubiese aplicado o colocado sobre los productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre los productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos;
  3. Fabricar etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca, así como comercializar o detentar tales materiales;
  4. Usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando tal uso pudiese causar confusión o un riesgo de asociación con el titular del registro. Tratándose del uso de un signo idéntico para productos o servicios idénticos se presumirá que existe riesgo de confusión;
  5. Usar en el comercio un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando ello pudiese causar al titular del registro un daño económico o comercial injusto por razón de una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o por razón de un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o de su titular;
  6. Usar públicamente un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida, aun para fines no comerciales, cuando ello pudiese causar una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o un aprovechamiento injusto de su prestigio.

Si Usted ya tiene una marca, o desea crear una, es pertinente señalar que esta debe ser original y principalmente distintiva de las demás marcas existentes en el mercado, por lo que el primer paso es proceder a realizar una búsqueda fonética con la que Usted tendrá un mejor panorama sobre marcas que hayan sido previamente registradas y puedan ser iguales o similares a la que Usted desea registrar, pudiendo así analizar la favorabilidad o no del registro; procediendo posteriormente a realizar la solicitud de registro de la marca, la cual, en caso de no tener inconvenientes u oposiciones de terceros, después de al rededor de un año, el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual IEPI le entregará el título de la marca, el mismo que tendrá una duración de 10 años renovables.

Como puntualización especial, lo recomendable no es únicamente registrar su marca, sino defenderla, contratando un estudio jurídico que revise mensualmente las marcas que se estan intentando registrar en el IEPI para que Usted pueda oponerse a aquellas que son similares o identicas a la suya, así como ejercer las medidas legales necesarias para sacar del mercado a los productos o servicios que esten utilizando su marca; esto con el fin de no vulgarizar su marca y que esta no se “diluya” es decir, que no pierda su fuerza distintiva.

Finalmente debemos señalar que los registros de marca son eminentemente territoriales (rigen únicamente para el país en el que se registró), por lo que en caso de expansión e inicio de actividades de exportación, es prudente registrar sus marcas en los países a los que enviará sus productos para evitar embargos o acciones de terceros en contra de sus productos.

 

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Cuidado con la camiseta “chimba” – el lado penal de la Propiedad Intelectual

 

El lado penal de la propiedad intelectual

El lado penal de la propiedad intelectual

 

El 10 de febrero de 2014 se público en el Registro Oficial ecuatoriano el Código Orgánico Integral Penal (COIP), el mismo que entró en vigencia a partir del 10 de agosto de 2014, en el que se codificaron todas las infracciones penales que se encontraban dispersas en varios cuerpos normativos del país, derogando entre otros, los artículos del 319 al 331 de la Ley de Propiedad Intelectual referente a delitos en esta materia, los cuales, sin embargo, no fueron incorporados al COIP, omisión considerable de la función legislativa.

Como dato complementario, desde 1996 el Ecuador se incorporó como miembro de la Organización Mundial del Comercio (OMC), en donde nos comprometemos a cumplir además con el Acuerdo sobre los Aspectos de los derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC), instrumento que en su artículo 41 señala la obligación de los estados miembros de la OMC de tener en su legislación interna procedimientos de observancia de los derechos de propiedad intelectual con inclusión de recursos ágiles para prevenir las infracciones constituyendo un medio eficaz para evitar violaciones en esta materia; aspecto que es complementado con el artículo 61 del mismo cuerpo legal que señala la obligación de los miembros de establecer “procedimientos y sanciones penales para los casos de falsificación dolosa de las marcas de fábrica o de comercio o de piratería lesivos del derecho de autor a escala comercial”. Adicionalmente dentro de la normativa andina debemos considerar la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones, la que en su artículo 257 establece también la obligación de los estados parte de incorporar sanciones penales para casos de falsificación de marcas.

Con estos antecedentes, el 1 de agosto de 2014, se presentó un proyecto de reforma al COIP buscando implementar los delitos de Propiedad Intelectual en el mismo, siendo la propuesta la de incorporar luego del artículo 370 un capítulo innumerado llamado “Infracciones contra la Propiedad Intelectual” con una sección única “Delitos contra la Propiedad Intelectual” que constaría de un solo artículo, que en resumen contiene los siguientes tipos penales:

  • Tipo: persona que realice actos de falsificación de marcas de fábrica a escala comercial – Pena: Multa de US$ 500 a US$ 500.000 (Entendida así a cualquier mercancía o embalaje que lleve una marca registrada sin autorización, teniendo en cuenta las distintas clases internacionales)
  • Tipo: persona que realice actos de piratería lesivo del derecho de autor a escala comercial – Pena: multa de US$ 500 a US$ 200.000 (Entendida así cualquier copia de mercancía que lesione sin autorización del titular del derecho)

*Adicionalmente se contempla la posibilidad de la responsabilidad de la persona jurídica también en este tipo de delitos, a la que se le impondrá una pena de clausura temporal de sus locales y en caso de reincidencia la extinción de la persona jurídica.

Con estas regulaciones, se busca dar un “espaldarazo” al comercio formal, aunque a mi criterio se podría regular de una mejor manera el proyecto de reforma, pues quedan en el aire algunas cuestiones como ¿Qué pasa con marcas de servicios o lemas comerciales?, siendo la recomendación puntual para las personas y empresas la de registrar todas sus marcas y demás signos distintivos, revisando mensualmente la gaceta del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual para hacer valer sus derechos ante terceros.

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nmunoz@surlegal.com

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